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企業併購法務系列之三:智慧財產權盡職調查之範圍(續)    首頁 > 公司法

眾律國際法律事務所 實習律師李汝民

2012-02-07

 

智慧財產權盡職調查(IPDD)除了直接針對相關之各種智慧財產權種類進行檢視以外,也必須要一併審視各種與智慧財產權相關之契約(agreements)。這是因為智財權不僅可能存在授權使用的情形,此外,企業員工之創作或發明之智慧財產權歸屬究竟應屬於員工或者企業,除了法規之規定外亦可能在企業與員工間存在著特定的歸屬協議。因此,若進行IPDD時未能就此部份契約進行審視與評估,即有可能將實際上並不屬於被收購企業所有、或者被收購企業無法主張完整權利的智慧財產權納入其抽象財產中,導致估算結果的不符實際。

 

IPDD調查中應加以檢視的相關契約大致包括各種與智財權相關之授權契約、與員工簽訂之工作契約、以及與承包商、合夥人、供應商、經銷商等對象簽訂之契約。以下即就其要者分述之。

 

(一) 授權契約

如果被收購公司有將其智財權授權他人使用,則必須檢視此等契約中所記載之授權條件、授權期間、授權範圍等內容,以瞭解此等契約對於被收購公司利用該智財權所造成的影響。此外,若被收購公司有被授權使用他人之智財權,也須檢視此等授權契約條款,以確認被收購公司未因違反條款而可能需負違約責任或必須停止使用該智財權。

(二) 轉讓契約

被收購公司之智財權可能係由他處所獲得而非由該公司自行研發或創造,此時就必須檢視此等契約。轉讓契約尤其必須注意的是,一定要確認是否已得到某項發明的所有發明人、或者某項著作的所有著作人的同意轉讓,否則即有可能遭該未同意之人主張權利。此外,也必須一併加以確認該轉讓而來的智財權是否有物上擔保的存在。

(三) 工作契約與承包契約

必須確實檢視工作契約中有關工作上創作之智財權歸屬條款,尤其是在獨立承包人的情況,有時候承包契約會約定承包人雖然將智財權移轉給發包企業,但是仍保留使用該等智財權之權利,若有此等條款即必須特別注意。此外,也要檢視工作契約/承包契約有關於僱傭或承包關係結束後,受僱人/承攬人的保密義務,以及競業禁止義務等。

(四) 合資契約(Joint venture agreement)

合資經營為現代企業常見的經營模式,尤其是結合數家企業的資力發展關鍵技術,這時在合資契約中就可能載明究竟由哪一家出資企業取得該技術的智財權,或者由各企業所共有。如果是後者情形,而被收購公司是出資企業之一時,則該公司事實上就該智財權無法主張完整的權利。此外,須一併檢視者,為該合資關係結束後所研發之智財權歸屬於哪一家出資企業之協議條款。

 

最後,還有一些契約可以一併加以檢視,例如研發契約、和解契約、加盟契約、權利金契約、行銷契約、經銷契約等等,這些契約都可能涉及被收購公司的智財項目,並對於抽象財產評價產生一定的影響,因此完整而確實的IPDD是有必要將這些契約一併納入檢視審查的範圍的。

 

參考資料

1.      “IP Audits: Driving by the Rear-View Mirror”, http://www.innovation-asset.com/content/white-papers/IAG_-_IP_Audit_-_July_2008.pdf?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonuqnfLqzsmxzEJ8D47us7BPbv3sYw3mx7dMXLZRC52g%3D%3D, 最後瀏覽日:2012年2月7日。

 

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